任意撤销商标授权事由和后果研究

        近日，贯道律师事务所代表某知名港式餐饮品牌公司成功处理其与上海合作方之间的商标授权纠纷案件。该案涉及的争议法律问题为商标所有人能否任意撤销其向被许可人作出的商标授权。我们结合该案的处理情况，对该问题探讨如下。

        一、商标授权的法律性质为单方法律行为，而非合同或双方法律行为

        《民法典》第134条规定，“民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，也可以基于单方的意思表示成立。”其中，单方法律行为可分为两类，一类是行使个人权利而实施的单方行为，如所有权人抛弃所有权的行为；一类是涉及他人权利变动的单方法律行为，如立遗嘱、授予代理权、行使撤销权、解除权、选择权等处分形成权的行为。商标授权与前述授予代理权类似，属于处分形成权的单方法律行为。

        司法实践中，最高人民法院和地方高级人民法院亦在相关案例中确认了商标授权的法律性质为单方法律行为。最高人民法院在（2020）最高法民再24号案件中认定，“单方民事法律行为指仅基于当事人一方意思表示即可依法成立的民事法律行为，可分为有相对人的行为和无相对人的行为。除了法律另有规定之外，单方民事法律行为自行为人独立表达其意思时即成立。授权行为自行为人作出单方意思表示即可产生授权的法律效力，属于单方法律行为。授权行为人与相对人以共同签订协议的形式签订授权书，不能改变授权行为是单方法律行为的性质。将授权行为视为双方法律行为，与授权行为的性质相悖。”

        此外，北京市高级人民法院在（2014）高民终字第825号案件中认定，“商标使用许可行为是一种基于注册商标专用权人的单方意思表示而成立并生效的授权行为，其与基于双方当事人意思表示一致而成立合同的契约行为不同，是一种商标权人处分自己权利的单方法律行为。法律并未规定该授权行为必须以被授权人为对象而直接作出，只要权利人基于真实的意思表示实施了授权他人使用其注册商标专用权的行为，即使该意思表示是向被授权人以外的第三人作出的，被授权人仍然获得该注册商标专用权的使用许可。”

        需要指出的是，商标授权可通过多种形式作出，包括商标所有人单方出具授权书、声明函等，或者商标所有人与被许可人签署商标许可使用合同。但是，商标授权行为和商标许可使用合同属于不同性质的法律行为，后者为双方法律行为。实务中，在处理任意撤销商标授权纠纷案件时，需要有效识别、合理区分以上两类性质不同的法律行为。

        二、任意撤销商标授权的相关事由

        实务中，基于相关法律原理、法律规定以及个案证据反映的客观情形，可以基于以下事由任意撤销商标授权。

        1. 基于注册商标专用权的绝对权和支配权属性，商标所有人可任意撤销商标授权。

        注册商标专用权具有对世性，商标所有人可以任意支配，既可以向任何主体授予商标使用许可，也可以任意撤销其作出的商标授权。这是商标绝对权和支配权属性的本质内涵。司法实践中，北京市高级人民法院在前述（2014）高民终字第825号案件中指出，“根据《商标法》第五十一条的规定,注册商标专用权人对其注册商标享有专用权，因此，注册商标专用权人既有权许可他人在相关商品上使用其注册商标，亦有权撤销其对他人的商标使用许可的授权。2012年7月24日，金至尊公司致函北京金港至尊公司终止北京金港至尊公司在黄金金条等商品上使用‘金至尊’标，北京金港至尊公司于2012年7月27日收到该该终止授权函。因此，从2012年7月27日起，北京金港至尊公司即无权再在贵重金属艺术品等商品上使用金至尊公司注册的‘金至尊’系列商标。”

        2. 基于商标授权的目的无法实现，商标所有人可撤销商标授权。

        商标所有人作出商标授权时，通常有其目的。在该目的无法实现的情况下，商标所有人即无继续给予商标授权的必要，因而可以撤销相应授权。司法实践中，最高人民法院在前述（2020）最高法民再24号案件中指出，“一旦双方买卖关系终止，俄罗斯巴里赞姆公司不再供货，作为经销商的传峰公司又不能以俄罗斯巴里赞姆公司的名义自行组织生产虎头系列酒，授权目的已无法实现，授权亦应终止。”

        3. 基于《商标法》规定的被许可人的品质保证义务，在被许可人未能履行该义务的情况下，商标所有人可撤销商标授权。

        《商标法》第43条规定了商标被许可人负有保证使用该注册商标的商品质量之义务。实务中，当出现商标所有人未完整履行品质保证义务，授权商标因其使用行为遭致商誉贬损的情形时，商标所有人亦可撤销商标授权。

        三、任意撤销商标授权的法律后果

        1. 以单方授权书等形式作出的商标授权，任意撤销导致的法律后果，可以参照《民法典》第933条委托合同任意解除的规则予以确定。即，在免费给予商标授权的情况下，任意撤销商标授权应提前合理时间给予被许可人通知；因通知时间不当造成被许可人的直接损失，商标所有人应予赔偿。在有偿给予商标授权的情况下，商标所有人应当赔偿被许可人直接损失和在确定授权期间内可以获得的利益。

        2. 以商标许可合同等形式作出的商标授权，因任意撤销商标授权将导致商标所有人对被许可人的违约，则其法律后果可依照合同约定和法律规定予以确定。

        四、结语

        商标授权属于单方法律行为。基于注册商标专用权的绝对权和支配权属性以及其他相关事由，商标所有人可以任意撤销商标授权。但是，区分作出商标授权的不同形式，商标所有人亦需要就其撤销举动依约或依法律规定承担相应法律后果。

        作者：何鹏 创始合伙人

        hepeng@grantaolaw.com

        何鹏律师在创立贯道之前曾在上海一家大型综合性律师事务所工作多年并担任合伙人一职，在知识产权、合规、争议解决等领域积累了丰富的执业经验和技巧。何鹏律师代表化工、半导体、材料、机械、电子商务、服装、游戏、文具等多个行业客户处理过复杂、疑难、具有影响力的案件和合规项目。何鹏律师服务过的客户包括兑吧集团、晨光文具、影儿时尚集团、中科易成、华谊集团、振华重工、魅力惠、美国环球影业公司、美克美家等国内外知名企业。

        何鹏律师具有专利代理师资格，兼任复旦大学知识产权研究中心特邀研究员、上海政法学院兼职硕导、中国工业设计小镇工业设计知识产权公共服务平台智库顾问、中国中小企业协会调解中心调解员等。