重新包装正品行为的商标侵权定性研究

何鹏 上海贯道律师事务所 主任

近日，上海知识产权法院就克鲁勃润滑剂（上海）有限公司诉上海信裕润滑技术有限公司（以下简称信裕公司）以及邹明、袁建国侵害商标权纠纷一案【案号：（2021）沪73民终596号】（以下简称克鲁勃案）作出二审判决，维持上海市浦东新区人民法院一审判决，即信裕公司和邹明赔偿原告经济损失及合理开支共计215万元。该案涉及的焦点问题是重新包装正品行为的商标侵权定性，本文试讨论如下。

一、重新包装正品行为的两种情形

重新包装正品行为主要涉及两种情形。一类情形是，由于商品本身的性质特点，导致对包装工艺或者环境等有相应要求，而被控侵权人未能按此工艺或者环境重新分装。在克鲁勃案件，被告实施的被控侵权行为是，将大罐“克鲁勃”品牌润滑油分装成小罐“克鲁勃”润滑油。分装的小罐上使用了委托他人印制的克鲁勃商标。且根据在案证据，被告在实施分装时，无法做到真空分装，故在分装中或多或少有杂质进入润滑油，一定程度上影响油的品质。

另一类情形是，商品本身的性质特点对包装工艺或环境等无相应要求，或者重新包装前的最小单位商品已有包装，被控侵权人实施的仅仅是重新包装行为。

如，在上海市第三中级人民法院审理的（2021）沪03刑初25号案件（以下简称费列罗案件）中，被告人委托非法制造带有“费列罗”相关注册的标签、底卡、塑料盒、底托、外包装纸箱、胶带等包装材料后，在租赁的囤放窝点内，将购买的正品巧克力单球用相应假冒包材擅自分装8、16、24、32粒装等高单价规格的巧克力商品。

如，在国内较早涉及重新包装正品行为的“不二家”商标侵权案件【案号：（2015）杭余知初字第416号】（以下简称不二家案）中，被告实施的被控侵权行为是，将不二家正品散装糖果的包装未做改变的情况下，装入自第三方购入的使用了不二家商标以及标注不二家企业名称、地址、联系等信息的138g、258g、100g的铁盒和纸盒包装内进行销售。

再如，在江苏省淮安市中级人民法院较早审理的（2014）淮中知民初字第7号案件（以下简称中华牌案）中，被告苏果超市销售的四支装“中华牌”铅笔采购自第三方公司，第三方公司提供的铅笔为权利人老凤祥公司的正品，但是吊袋为他人未经老凤祥公司授权制作。该吊袋上使用的注册商标以及装饰装潢与老凤祥公司正品包装一致，且未对生产者信息进行更改，而仅仅是增加了供应商信息。

二、重新包装正品行为与商标权用尽原则的协调

商标权利用尽是指享有商标权的商品经由商标权人或被许可人以合法方式销售或转让后，商标权人对该特定商品上的商标权即告穷竭，其无权禁止合法取得该商品的所有权人在市场上再行销售或直接使用。尽管我国《商标法》未明确规定商标权用尽原则，但是，基于《商标法》第57条第（三）款“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的”之规定，以及注册商标禁用权的范围，可以明确我国商标法认可并采纳商标权用尽原则。

但适用商标权利用尽时，使用人必须保证商品来源于商标权利人或其被许可人，且销售中不能对商标或商品进行任何形式的改变。对于商标的改变，主要指的是去除商标标识或替换成别的商标，该等行为在法律规定或司法实践中已被认定为给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为或反向假冒。因该等行为不是本文讨论的重点，本文不再展开论述。对于商品的改变，将同样导致商标权用尽原则无法适用。

因此，在协调重新包装正品行为与商标权用尽原则时，主要是审查重新包装行为是否会改变正品品质或质量等。如在克鲁勃案件中，法院认定，“信裕公司在将润滑油再次销售时，却为了获取更大的利益而破坏了润滑油的包装，或将低等级润滑油标识为高等级润滑油，损害了产品的质量和商标权利人的信誉，因此，涉案分装行为不适用商标权利用尽原则”。而在中华牌案件中，法院认定，“分包装并未对商品本身即铅笔的独立消费性做任何改变，商品质量或消费安全未受影响，……再次，从被诉侵权行为是否造成老凤祥涉案商标合法权益损害方面考虑，本院认为，作为商标权人的老凤祥将合法附有商标的商品首次投入市场后，商品物权即已转移，其意图通过该商品及所附商标获取经济利益的目的便已实现。”

三、重新包装正品行为与商标来源识别功能及品质保证功能的损害

基于前述，当重新包装行为导致正品品质或质量改变时，不能适用商标权用尽原则。则，此时需要讨论的是，被控侵权人构成何种商标侵权行为。

在不二家案件中，法院认为涉案行为损害了涉案商标的信誉承载功能，属于《商标法》第57条第（7）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他孙海东行为”。在克鲁勃案件中，法院认为被控分装行为破坏了商标的品质保证功能，属于《商标法》第57条第（7）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害”商标侵权行为。但是，法院在克鲁勃案件做出判决主文时，一并将《商标法》第57条第（1）项作为法律依据。

目前形成一致的认识是，《商标法》第57条第（1）和（2）项规制的是破坏商标来源识别功能的行为。而损害商标品质功能的行为则被放入第57条第（7）项讨论。基于对《商标法》第57条的体系解释，第（7）项属于商标侵权行为的兜底性规定，只有在某一行为不属于第57条第（1）至（6）项行为的情况下，才可能适用第（7）项规制调整。因此，法院在克鲁勃案件中同时适用第57条第（1）项和第（7）项认定涉案分装行为构成商标侵权，存在法律适用不当。

那么，重新包装正品行为在构成商标侵权行为的情况下，破坏的是商标来源识别功能还是品质保证功能。本文认为，在该等案件中，由于重新包装行为导致正品品质或质量等发生改变，相应的，被控侵权人实施的类似于一种再生产行为。被控侵权人实际生产了与正品类别以及原料相同，但品质存在差异的商品（即被控侵权商品）。被控侵权人在被控侵权商品上使用正品商标，会使得相关公众认为被控侵权商品来源于正品权利人，但实际上确实来源于被控侵权人，因而相关公众发生混淆、误认，导致商标来源识别功能受损。

此外，是否存在法院在不二家案件认定的，仅损害商标品质保证功能而不破坏商标来源识别功能的情形。本文认为不存在。原因是，商标品质保证功能不是一项独立的商标功能，其附属或衍生于商标来源识别功能。在被控侵权人重新包装导致正品品质或质量等改变的情况下，必然破坏商标来源识别功能。在不二家案件中，被控侵权人将散装带包装的正品糖果装入更大规格的铁盒或纸盒中的行为，并未导致商品品质或质量改变，因而，该案判决认定和结论本身是值得商榷的。因此，本文认为不能依据该案得出重新包装正品行为仅损害商标品质保证功能而不破坏商标来源识别功能的结论。

四、重新包装正品行为的刑法归责

在费列罗案件中，法院基于情节严重以非法制造注册商标标识罪而非假冒注册商标罪对被告人定罪处罚。《刑法》第213条规定的假冒注册商标罪是，“未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”根据该规定，刑法规制的假冒注册商标罪，指的是破坏商标来源识别功能的行为。

在费列罗案件中，被告人将单粒装费列罗重新包装为多粒装的高单价规格的商品。从在案证据无法看出被告人的该等重新包装行为导致正品费列罗品质或质量等发生了改变，因此，在品质或质量等未受影响的情况下，被告人的行为不是再生产，费列罗的来源识别功能未被破坏，被告人不构成假冒注册商标罪。

五、结论

题述问题的讨论，需要结合正品的性质特点等，确定重新包装行为是否导致正品品质或质量等受到影响。若未受影响，则应当适用商标权用尽原则，认定被控侵权人不构成商标侵权。若受影响，则被控侵权人实施了再生产行为，破坏了涉案商标的来源识别功能，违反了《商标法》第57条第（1）项规定；情节严重或特别严重的，则可能构成假冒注册商标罪。

        何鹏，上海贯道律师事务所 主任

        电子邮箱：hepeng@grantaolaw.com  

        何鹏律师在知识产权、合规、争议解决等领域积累了丰富的执业经验和技巧。何鹏律师代表化工、半导体、材料、机械、电子商务、服装、游戏、文具等多个行业客户处理过复杂、疑难、具有影响力的案件和合规项目。

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        何鹏律师具有专利代理师资格，兼任复旦大学知识产权研究中心特邀研究员、上海政法学院兼职硕导、中国工业设计小镇工业设计知识产权公共服务平台智库顾问、中国中小企业协会调解中心调解员等。